укр eng рус est

Публікації

Останні новини
Відгуки
Chambers Europe

«Нещодавно фірма провела консультування з низки фармацевтичних справ. Багато хто погоджується, що ця команда «рухається в правильному напрямку, особливо вражає її робота у фармацевтичній галузі».

 

Влада оголосила війну «патентним тролям»

15.03.2017

Марія Коваль, адвокат ЮФ «Ілляшев та Партнери»
Джерело: Економічна правда

В Україні процвітає своєрідний бізнес: фізособи патентують стандартні предмети, а потім вимагають у підприємців гроші. Мінекономіки вирішило припинити такі витівки.

18 січня 2017 року уряд підтримав законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності», розроблений Мінекономрозвитку і торгівлі (МЕРТ).

23 січня 2017 року даний законопроект був зареєстрований у Верховній Раді під номером 5699.

Розберемося, у чому ж полягає вдосконалення правової охорони інтелектуальної власності.

Мета законопроекту – усунення прогалин в законодавстві щодо боротьби з так званим патентним тролінгом. Не секрет, що це явище процвітає, створюючи чимало проблем виробникам і дистриб’юторам.

Основний вид «патентного тролінгу» – це реєстрація промислових зразків загальновідомих форм різних виробів (вішалок, корків, лампочок) і реєстрація таких об’єктів в Митному реєстрі з наступним вимаганням від суб’єктів господарювання плати (роялті) за їх комерційне використання.

У зв’язку з цим законопроект пропонує внести зміни, зокрема, до Цивільного кодексу, до законів України «Про охорону прав на промислові зразки» і «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Єдиною умовою патентоспроможності промислового зразка є новизна. Запропонований МЕРТ законопроект додає ще одну умову охороноздатності (НЕ патентоспроможності) – «індивідуальний характер».

Відповідно до запропонованого формулювання промисловий зразок буде вважатися таким, який має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома.

Дане формулювання досить широке і не зовсім зрозуміле. Що означає «інформований користувач»? Які критерії його інформованості? Що значить «загальне враження», і як на практиці все це буде доводитися?

Одним з найважливіших нововведень, запропонованих законопроектом, є можливість визнання прав на промисловий зразок недійсними Апеляційною палатою. Безумовно, це б значно спростило, прискорило і здешевило процедуру визнання недійсними «свідоцтв» на промислові зразки, які реєструють на своє ім’я «патентні тролі».

Законопроект передбачає право «будь-якої особи» подати заяву про визнання прав на промисловий зразок недійсними.

Документ також передбачає термін дії свідоцтва на промисловий зразок не десять, а п’ять років з дати подачі заявки, але з можливістю продовження на один або більше п’ятирічних періодів, проте в сукупності – не більше ніж 25 років замість існуючих п’ятнадцяти років.

Ця норма прописана у відповідності з вимогою угоди про асоціацію між Україною та ЄС, однак в тексті угоди вказано термін охорони промислового зразка «щонайменше п’ять років після реєстрації».

«Патентний тролінг» в Україні також популярний і у відношенні товарних знаків. Він проявляється в недобросовісній реєстрації фізособою товарного знака, який відомий і використовується в інших країнах, але не має правової охорони в Україні, з подальшою пропозицією викупу реєстрації власнику.

Відносно боротьби з «патентним тролінгом» в сфері товарних знаків законопроект пропонує доповнити статтю 6 закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” такими підставами для відмови в реєстрації знака:

1. Якщо заявлений знак тотожний або подібний до ступеня сплутування зі знаком, визнаним добре відомим по відношенню навіть до неоднорідних товарів. Даним положенням нарешті закріпиться юридично теоретичний аспект неприпустимості ослаблення сили добре відомого знака.
2. Якщо заявлений знак тотожний або подібний до ступеня сплутування зі знаком, що використовується іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана заявником недобросовісно, зокрема подана від свого імені агентом або представником даної особи без її згоди, але при наявності заперечення такої особи. Дане положення дублює статтю 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Щоб зменшити претензії та судові позови від «патентних тролів», проект пропонує розширити випадки, коли власник товарного знака не має права забороняти використання свого знака іншим особам без його згоди.

Зокрема — при використанні в торгівлі позначень, які стосуються виду, якості, призначення, цінності товарів або послуг, а також при використанні товарного знака у порівняльній рекламі виключно для вирізнення товарів і послуг з метою об’єктивного підкреслення їх відмінностей.

Ці положення повинні спростити життя суб’єктам господарювання, які займаються продажем, перепродажем, ремонтом і які, в свою чергу, зроблять невигідними і безглуздими багато претензій патентних тролів.

Законопроектом передбачається введення обмеження строком на п’ять років з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва для можливості визнання свідоцтва на товарний знак недійсним, за винятком видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Таким чином, визнання недійсним свідоцтва на підставі невідповідності знака умовам надання правової охорони, якщо законопроект буде прийнятий в такому вигляді, можливо тільки протягом п’яти років.

Дана норма, очевидно, не сприятиме боротьбі з «патентними тролями», оскільки одними з частих ситуацій в Україні, серед іншого, є такі, при яких про існування будь-яких товарних знаків суб’єкти господарювання дізнаються набагато пізніше трирічного строку позовної давності.

Виходить, що якщо товарний знак був зареєстрований з невідповідністю умовам надання правової охорони, скасувати його буде неможливо через п’ять років. На мою думку, встановлення такого п’ятирічного терміну для України є передчасним.

Законопроект передбачає застосування судом одноразового грошового стягнення в сумі від 32 тис. грн.. до 160 млн. грн. у відношенні як до промислових зразків, так і до товарних знаків замість відшкодування збитків за їх неправомірне використання, а також у разі, якщо суд визнає недійсним свідоцтво на промисловий зразок або на товарний знак і встановить, що заявка була подана з порушенням прав інших осіб.

Це позитивні нововведення. Не скажу, що по відношенню до боротьби з «патентним тролінгом», але для сумлінних власників промислових зразків і товарних знаків – однозначно, адже вони дозволяють їм отримати грошову компенсацію за порушення своїх прав.

В цілому є надія, що пропоновані законопроектом нововведення знизять оберти «патентного тролінгу», зробивши невигідними реєстрацію та захоплення загальновідомих і чужих промислових зразків і товарних знаків.

 
© 2019 Ілляшев та Партнери / Мобільна версія