укр eng рус

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Последние новости
Отзывы
Chambers Europe

«Недавно фирма провела консультирование по ряду фармацевтических дел. Многие соглашаются, что данная команда «движется в правильном направлении, особенно впечатляет ее работа в фармацевтической отрасли».

 

Судебная практика оспаривания лицензионных договоров

31.08.2016

Мария Коваль, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры»
Источник: Юрист&Закон

Заключение лицензионных договоров не теряет своей актуальности уже продолжительное время, оставаясь для владельцев объектов интеллектуальной собственности самой привлекательной формой распоряжения своими исключительными правами.

Лицензионный договор дает возможность правообладателям предоставлять лицензии на использование принадлежащих им исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности неограниченному количеству субъектов, не прекращая при этом самостоятельное пользование объектом.

Лицензионный договор является универсальным средством распоряжения исключительными правами интеллектуальной собственности, поскольку имеет временный характер, т. е. не предусматривает безвозвратную передачу исключительных прав на объект интеллектуальной собственности.

По лицензионному договору одна сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение на использование объекта права интеллектуальной собственности (лицензию) на условиях, определенных по взаимному согласию сторон с учетом требований Гражданского кодекса Украины и другого закона.

Необходимо отметить, что лицензионный договор имеет некоторые особенности: в лицензионном договоре необходимо указать вид лицензии, конкретные права, предоставляемые по договору, способы использования указанного объекта, территорию и срок, на которые предоставляются права, размер, порядок и сроки выплаты платы за использование объекта права, а также другие условия, которые стороны считают целесообразным включить в договор.

При этом если в договоре не указывается вид лицензии, то считается, что по лицензионному договору

предоставляется неисключительная лицензия.

Необходимо также учитывать, что права на использование объектов интеллектуальной собственности и способы их использования, которые не указаны в лицензионном договоре, считаются не предоставленными лицензиату.

Анализируя судебную практику, можно отметить, что признание лицензионного договора недействительным и нарушение обязательств по лицензионному договору являются, пожалуй, наиболее распространенными основаниями для судебных исков.

Среди судебных дел в отношении неисполнения условий лицензионного договора чаще всего причиной спора становится неуплата лицензиатом платежей (роялти, паушального платежа) за пользование каким-либо объектом интеллектуальной собственности. Судебная практика в данном вопросе является в принципе достаточно сформированной и единообразной: изучая материалы дел, судьи в большинстве случаев становятся на сторону истца при условии, что истцом предоставлены надлежащие доказательства исполнения своих обязательств по договору.

Однако позиция судов в вопросе о неуплате надлежащих платежей по лицензионным договорам, по нашему мнению, должна быть более строгой по отношению к лицензиатам, поскольку правообладатели практически всегда выполняют свои обязательства по предоставлению объекта интеллектуальной собственности в пользование.

При этом, часто не выполняя свои обязательства по оплате, лицензиаты в основном заинтересованы в предоставлении им только исключительных лицензий, что исключает возможность правообладателя предоставить право использования каким-либо еще третьим лицам и/или самостоятельно использовать объект.

Как пример приводим судебное дело № 910/26083 (решение хозяйственного суда г. Киева от 10.06.2013, апелляционным судом решение отменено по первичному иску, Высшим судом постановление апелляционного суда оставлено без изменений) в отношении лицензионного договора на право пользования программным обеспечением. Истец по первичному иску требовал взыскать задолженность по лицензионному договору, а истец по встречному – требовал признать договор недействительным на том основании, что договор противоречит актам гражданского законодательства, а именно что у лицензиара на момент подписания договора отсутствовало соответствующее разрешение.

Первичный иск о взыскании задолженности суд удовлетворил.

Проанализировав положения Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», суд заключил, что для возникновения и осуществления авторского права не требуется какая-либо регистрация произведения, и следовательно в удовлетворении встречного иска отказал.

Однако апелляционным судом решение суда первой инстанции было отменено в части удовлетворения первичного иска, поскольку, изучив обстоятельства дела, суд выяснил, что в материалах дела отсутствуют доказательства направления истцом ответчику по первичному иску счетов на сумму задолженности до обращения в суд с указанным иском.

Несмотря на очевидную, казалось бы, ошибку истца по ненаправлению ответчику суммы задолженности в приведенном деле, данные решения апелляционного и Высшего судов являются довольно спорными. Во- первых, досудебное урегулирование хозяйственных споров междусторонами является необязательным, а во-вторых, лицензиат и так знал о необходимости уплаты им платежей в пользу лицензиара за право пользования программным обеспечением в соответствии с условиями договора.

По нашему мнению, права и интересы правообладателей должны быть максимально защищены во избежание злоупотреблений со стороны лицензиатов, учитывая также, что неуплата лицензиатами необходимых по договору сумм и так несет для лицензиара дополнительные расходы на судебный спор и потерю времени.

Еще одно интересное дело № 58/548 (решение хозяйственного суда г. Киева от 30.01.2012, сведений об обжаловании решения в судебном реестре не было найдено) в отношении лицензионного договора о предоставлении права на распространение телерадиопрограммы. Истец по первичному иску требовал взыскать задолженность и штрафные санкции по лицензионному договору, а истец по встречному иску требовал признать данный договор недействительным на основании того, что лицензиар осуществлял хозяйственную деятельность по распространению передач иностранных телеканалов на территории Украины без соответствующей лицензии от Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Суд, изучив обстоятельства дела, пришел к выводу, что лицензиар является дистрибьютором телерадиопрограмм, а не провайдером программной услуги или организацией вещания, и поэтому не обязан иметь лицензию. В связи с этим в удовлетворении встречного иска было отказано, а первичный иск был удовлетворен полностью.

Примеров судебных разбирательств, где требование признать лицензионный договор недействительным подается как встречный иск, очень много. Это свидетельствует о том, что чаще всего встречные иски используются как возможность уйти от ответственности по исполнению условий лицензионных договоров, и, в свою очередь, затянуть время.

Более того, в таких делах очень часто оказывается пропущенным срок исковой давности.

Анализируя судебную практику по такого рода делам, можно отметить, что лицензиаты ищут любое возможное основание для таких встречных исков, например: неуказание в договоре четкого перечня передаваемых прав, неуказание конкретного перечня произведений (свидетельств, патентов и т. п.), отсутствие у лицензиара охранного документа на авторское право, заключение лицензионного договора без цели создания правовых последствий, заключение лицензионного договора как мнимой сделки и т.п.

Приводим примеры судебных дел с требованием признания лицензионного договора недействительным.

В деле № 910/6326/15-г (решение хозяйственного суда г. Киева от 18.06.2015, оставлено без изменений апелляционным и Высшим судами) истец требовал признать лицензионный договор недействительным на основании того, что он является мнимой сделкой, которая была совершена с целью сокрытия договора коммерческой концессии.

Судом было указано, что в соответствии с Гражданским кодексом Украины содержание договора составляют условия (пункты), определенные на усмотрение сторон и согласованные ими, и условия, которые являются обязательными в соответствии с актами гражданского законодательства.

Суд пришел к выводу, что сторонами было достигнуто согласие в отношении всех существенных условий лицензионного соглашения, представителями сторон подписан текст и скреплен печатями, и таким образом, договор был заключен. В удовлетворении иска соответственно было отказано на том основании, что заключенный между сторонами договор по своей правовой природе является лицензионным, а не договором коммерческой концессии.

В деле № 910/20015/13 (решение хозяйственного суда г. Киева от 29.01.2014, оставлено без изменений апелляционным судом) в отношении лицензионного договора на использование путем публичного исполнения музыкальных произведений как на основание заявленных требований истец ссылался на то, что в договоре не указан конкретный перечень произведений, право на использование которых было ему передано.

Проанализировав содержание лицензионного договора, суд пришел к выводу, что договор не противоречит Гражданскому кодексу и другим актам гражданского законодательства, и, следовательно, отсутствие в нем указания конкретных произведений, права на которые передаются по договору, не является признаком недействительности договора.

Необходимо отметить, что в делах о признании лицензионных договоров недействительными судами при обосновании своей позиции используется принцип свободы договора, т. е. главное, чтобы договор не противоречил положениям Гражданского кодекса и другим нормативным актам, в том числе обычаям делового оборота. Такой подход представляется правильным и естественно не создает лишние ограничения сторонам лицензионных договоров на практике.

В делах о признании лицензионных договоров недействительными хозяйственные суды всегда учитывают, что в случае, когда по содержанию лицензионный договор может быть прекращен лишь на будущее, такой договор признается недействительным и прекращается уже только на будущее.

Поскольку предметом лицензионного договора не могут быть права на пользование объектом права интеллектуальной собственности, которые на момент заключения договора не были действительными, признание охранного документа (свидетельства, патента) недействительным влечет за собой признание недействительным и лицензионного договора.

В части оспаривания лицензионных договоров частыми исковыми требованиями является также расторжение договоров на основании неисполнения (ненадлежащего исполнения) его условий. Чаще всего неисполнением условий лицензионного договора опять же является неуплата лицензиатом необходимых платежей, установленных договором.

ВЫВОД:

Проведя обзор судебной практики по оспариванию лицензионных договоров, можно выделить основные моменты:

– при признании лицензионных договоров недействительными суды основываются на общих положениях Гражданского кодекса Украины в отношении недействительности договоров (ст. ст. 203, 215), которыми установлен исчерпывающий перечень оснований недействительности договоров;

– признание охранного документа (свидетельства, патента) недействительным является основанием для признания недействительным лицензионного договора;

– при рассмотрении дел о признании лицензионных договоров недействительными суды активно применяют срок исковой давности.

В завершение хотелось бы отметить, что, рассматривая дела об оспаривании лицензионных договоров, судам желательно было бы учитывать специфику таких договоров и самой интеллектуальной собственности, поскольку в соответствии с такими договорами в пользование передается не материальный объект, а исключительное право.

Есть надежда, что с образованием Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности в Украине интересы правообладателей (очень часто иностранных) будут максимально защищаться судами, что, в свою очередь, должно повысить инвестиционную привлекательность Украины.

 
© 2017 Ильяшев и Партнеры / Мобильная версия